Le caratteristiche distintive del marchio dell’Unione Europea

///Le caratteristiche distintive del marchio dell’Unione Europea

La Corte Europea definisce le caratteristiche distintive del marchio europeo

di Maria Rosaria Sodano

La Corte della Giustizia UE, con sentenza del 23 gennaio 2019, ha  respinto la domanda di una società tedesca che aveva richiesto la decadenza dall’uso del marchio tridimensionale rappresentativo della forma di una stufa, intentando la causa contro l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva provveduto alla sua registrazione.

Il contesto normativo della questione  attiene all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al marchio dell’Unione europea (GU L 78, pag. 1), che prevede quanto segue:
“La registrazione è rifiutata ,,, ai marchi privi di carattere distintivo  e dell’art. 15 di tale regolamento prevede quanto segue: “Se, entro cinque anni dalla registrazione, il marchio dell’Unione europea non è stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione da parte del titolare dei prodotti o dei prodotti servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio dell’Unione europea è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento, ad eccezione della giusta causa per il mancato uso”.

La causa innanzi alla Corte aveva visto, come antecedente, la registrazione del marchio europeo in data 5 luglio 2005  da parte dell’EUIPO ed il rigetto della domanda di decadenza per mancato uso  da parte del medesimo ricorrente   in data 3 aprile 2013,  da parte della  divisione di annullamento dell’EUIPO.

Con atto introduttivo depositato il 3 aprile 2014, la ricorrente tedesca ha proposto innanzi al Tribunale  un ricorso diretto, in via principale, alla modifica della decisione impugnata e, in subordine, all’annullamento di tale decisione, deducendo la violazione dell’art. 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1 1, secondo comma, lett. A), per avere, la Commissione adita, erroneamente ritenuto che il marchio in questione fosse stato effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. In particolare la  ricorrente ha  sostenuto che il predetto marchio  era stato utilizzato  in collegamento con altro segno distintivo, l’appellativo «Bullerjan», apposto in modo vistoso ai prodotti in questione. Tale circostanza avrebbe snaturato il carattere distintivo del marchio registrato perché l’uso del segno verbale  avrebbe impedito il richiamo alla forma,  così da evidenziarne  la sola  origine commerciale.

Il Tribunale  ha ritenuto quanto segue:

  1. L’uso del Marchio era stato effettivo e continuativo così come ritenuto dalla Commissione. A tal fine è stato ritenuto preminente accertare, innanzitutto, il grado del carattere distintivo del marchio e, in secondo luogo, determinare se il segno denominativo Bullerjan apposto  ne avesse o meno modificato le caratteristiche.
  2. Quanto al grado di carattere distintivo del marchio controverso, il Tribunale ha rilevato, al punto 42 della sentenza impugnata, che esso differiva in modo significativo dalle caratteristiche delle stufe di settore dal momento che il prodotto pubblicizzato garantiva, attraverso specifici accorgimenti tecnici, il massimo scambio di calore.
  3. Quanto all’uso combinato del marchio in questione e il segno denominativo Bullerjan, è stato considerato che l’aggiunta di tale marchio denominativo non ha alterato la forma del marchio di cui trattasi.

La causa di secondo grado, avente per oggetto l’annullamento della sentenza di primo grado si è conclusa con la vittoria di EUIPO.

La Corte, con riguardo al primo motivo di ricorso, tendente a sostenere l’erroneità della decisione del Tribunale di prima istanza  circa il carattere distintivo del marchio tridimensionale da considerarsi elevato, l’ha rigettato ritenendo che, sul punto il Tribunale ne avesse  dato esaustiva motivazione specificando come la  caratteristica tridimensionale del prodotto  ne rendesse chiare le specifiche tecniche e lo differenziasse in maniera elevata da altri prodotti similari.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, attinente alla combinazione del marchio tridimensionale con quello verbale, la Corte ha osservato che fosse meritevole di conferma l’osservazione del Tribunale circa la mancanza di alterazione  per effetto dell’inserimento del segno verbale “Bullerjan” apposto non in maniera vistoso sul prodotto e tale da non snaturare la caratteristica  della forma del marchio. Ciò, perchè, secondo la Corte, il marchio dell’Unione europea può essere utilizzato in combinazione con un elemento verbale senza che, per questi motivi, venga pregiudicata la percezione della forma da parte del consumatore. Infatti, tali combinazioni sono di uso corrente nel settore di commercializzazione in argomento.

Per ultimo, la Corte ha osservato come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non era stata data alcuna prova che l’uso del marchio in questione non avesse riportato caratteristiche di specificità rispetto ad altri prodotti. Infatti, durante il periodo di uso non era stato dimostrato che altri e diversi produttori avessero fornito stufe di forma identica o simile al marchio controverso durante il periodo di riferimento

2019-02-04T20:24:48+01:00

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